论现有技术抗辩应当与创造性高度以及等同原则的范围相适应

论现有技术抗辩应当与创造性高度以及等同原则的范围相适应
作者：聂稻波 汪泉 王俊峰
来源：《法制博览》2014年第02期

        作者简介：聂稻波（1981-），男，湖南浏阳人，博士研究生，专利审查助理研究员，研究方向：专利审查，从事的工作：专利审查员。

        【摘要】第三次修改专利法引入了现有技术抗辩原则，然而对于现有技术抗辩具体采用什么标准却没有给出明确的规定，学术界对此也存在多种观点。本文探讨了现有技术抗辩范围与创造性高度以及等同原则范围三者之间的关系，认为现有技术抗辩的范围应当采用相同侵权或者等同侵权的标准。

        【关键词】创造性；等同原则；现有技术抗辩

        一、概述

        创造性条款是业内公认的专利法最重要的条款之一。在专利制度诞生的早期，专利法中只有新颖性标准而没有创造性标准。然而，在经济、技术飞速发展的现代社会，对专利申请仅进行新颖性的审查将导致授予专利权的技术水平过低，专利权人对技术进步做出的贡献与国家赋予专利权人的垄断权力不对等，同时也将损害社会公众对已知技术自由实施的权利，从而最终损害整个社会的技术进步。因此，美国首先于1952年在其专利法中提出创造性标准，随后世界各国相继仿效。可以认为，创造性标准的提出，标志着现代专利法的诞生。

        专利法第59条规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。根据该条规定，理论上来说对于专利的保护范围应当严格按照权利要求文字表达的内容或者外观设计图片或照片所表示的产品的外观设计来划定。然而，实践表明，若严格执行上述操作，则只需要对权利要求保护的技术方案进行一些非实质性的改动，就可以避开专利的保护范围，使得专利权成为一纸空文。因此，在专利制度发展过程中，世界各国探索了各种方法来克服上述缺陷，其中最具有代表性、最被广泛接受的是美国建立并逐步完善的等同原则。通俗地说，等同原则是将权利要求的保护范围在文字划定范围的基础上进行一定扩充，将与权利要求文字划定范围非常接近的技术方案纳入专利保护范围中。等同原则扩充的保护范围也应当适当，如果该范围太小，起不到给专利权人提供充分保护的目的；如果该范围太大，则会将不适当地扩大专利保护范围，损害公众的利益。

        专利法第62条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。该条规定了一个原则叫现有技术和现有设计抗辩（以下简称现有技术抗辩）原则。现有技术抗辩原则确保了公众实施现有技术的权利，是公众对抗由于创造性标准过低而不当授予的专利权的有效而便利的手段。在实践中，专利法第62条规定的“属于现有技术”的标准也并不要求被控侵权人实施的技术与现有技术完全等同，而是与等同原则类似的，将现有技术也进行了一定的扩充。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条规定：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。上述规定中“无实质性差异”的措辞表明，我国专利制度将现有技术抗辩的范围在现有技术的基础上也进行了一定的扩充。

        创造性高度适当是专利制度促进创新的保证，等同原则的适当应用可以为专利权人提供恰当的保护，而现有技术抗辩原则的合理适用则保证了公众自由使用现有技术的权利。因此可以毫不夸张地说，把握好了以上三个尺度，专利制度的正面效果就能最大化。

        二、国内对创造性标准、等同原则以及现有技术抗辩的法律实践现状

        我国建立专利制度之时是以德国模式为参考，因而创造性标准也参照欧洲模式，采用“三步法”判断发明和实用新型的非显而易见性，并且与时俱进地参照国际上的最新进展对“三步法”判断模式进行修正。例如，欧洲专利局为了克服“三步法”容易导致“事后诸葛亮”（hindsight）的缺陷，在其审查指南中引入了“可能-会”标准（“Could-would approach”）。我国在2006年修改的审查指南中，便据此修改了“三步法”中判断现有技术整体上是否存在技术启示的第三步：“即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”。其中“有动机”一词就对应着欧专局的“可能-会”标准。此外，我国的知识产权法官、专利审查人员、知识产权执法人员等在多年的专利实践中对于创造性判断也积累了丰富的经验。因此可以自信地说，对于创造性判断，我国不论是理论上还是实践中的发展都已较完善。

        等同原则由美国创立并逐步完善。等同原则最早出现于1818年美国联邦最高法院对Evens v.Eaton一案的判决中。1983年，美国联邦巡回上诉法院在Hughes Aircraft Company v.United States一案中确定了所谓的“整体等同”原则，该原则由于过于偏向于专利权人，在美国专利界引起巨大的争论。1997年，美国联邦最高法院于1997年对Waner-Jenkinson一案作出的判决否定了“整体等同”原则，确立了“全部技术特征”准则。随后，美国联邦巡回上诉法院又提出了等同原则的限制性原则，即“捐献原则”。至此，美国专利法中的等同原则趋于完善。我国专利法创立之始就采用了美国的等同原则，并从上世纪80年代后期开始在专利执法实践中适用等同原则，后又在相关司法解释中明确引入了等同原则。我国综合美国和欧洲的经验，在司法解释中引入了类似美国“全部技术特征”的等同原则以及“捐献原则”，加上多年的实践经验，可以说在“等同原则”的把握上也已经比较准确和恰当。

        与创造性标准和等同原则不同，我国直到2008年才在第三次修改的专利法中引入现有技术抗辩原则。在此之前，虽然各地方法院已经开始采用该原则，但是由于缺乏法律基础，也没有统一的标准，司法实践中存在较大的争议。第三次修改的专利法中明确了现有技术抗辩原则，为司法中的应用提供了坚实的法律基础。但是对于适用该原则的具体标准，专利法中说得很模糊。专利法中采用的措辞是“被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”，《现代汉语词典》对“属于”的解释为“归某一方面或为某方所有”，在这里应当解释为“归某一方面”，即被控侵权人有证据证明其实施的技术归现有技术（这一方面）。但是该法条本身并没有给出如何判断某一技术属于现有技术的标准，有学者认为“属于现有技术”的措辞不但出现在第62条，还出现在第22条第2款以及第23条关于新颖性的规定中，对同一法律不同条款中的相同措辞应当赋予其相同的含义，因此现有技术抗辩的标准应当采用与新颖性标准类似的判断方式进行。笔者认为，该理由不够充分。对同一法律不同条款中的相同措辞确实应当赋予其相同的含义，因此第62条和第22条2款以及第23条中的“属于”都应当解释为“归某一方面”，但是对于具体如何判断“归某一方面”，则应当根据适用对象的不同而有所区别。相关司法解释对于“属于”的判断进一步解释为“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”（参见上文），由上述“相同或者无实质性差异”的措辞可知，现有技术抗辩的判断方式应当不同于新颖性的判断方式。然而，“相同”容易理解和把握，“无实质性差异”却依然是一个模糊的概念。时至今日，对于现有技术抗辩应当采用怎样的标准，学术界依然争论不休。

        三、目前学术界存在的主要观点

        在2008年第三次修改专利法正式写入现有技术抗辩条款以前，对于现有技术抗辩原则应当在何种情形下适用以及采用何种判断标准，学术界有多达上十种观点。例如，有人认为现有技术抗辩只适用于等同侵权，而不适用于相同侵权；有人主张在适用现有技术抗辩时应当将被控侵权技术分别与现有技术和涉案专利进行比较，若被控侵权技术与现有技术更接近，则抗辩成立，否则抗辩不成立。第三次修改专利法写入的第62条以及相关司法解释明确了两点：一是被控侵权人只要能证明其实施的技术属于现有技术，现有技术抗辩就成立，与被诉侵权行为是等同侵权还是相同侵权无关；二是专利法第62条明确了将被控侵权技术与现有技术进行比较，相关司法解释则进一步明确了将“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征”进行比较，实际上是在确定专利权保护范围的技术特征指引下，将被控侵权技术与现有技术进行比较。因此，在专利法第三次修改后，上述类似的争议和看法应当都不存在了。

        然而，将被控侵权技术与现有技术进行比较之后，如何确定被控侵权技术是否属于现有技术，相关司法解释依然不太明确。将相关司法解释中的“无实质性差异”理解为新颖性中的“惯用手段的直接置换”，或者理解为创造性中的“显而易见”，或者理解为等同侵权中的“以基本相同的方式，实现基本相同的功能，产生基本相同的效果”，似乎都说得过去。因此，学术界现存的观点也可以大致分为以下三种：1）主张现有技术抗辩的判断应当采用类似新颖性的标准，当被控侵权技术与现有技术相比不具备新颖性时，抗辩成立；2）主张现有技术抗辩的判断应当采用新颖性或创造性标准，当被控侵权技术与现有技术相比不具备新颖性或创造性时，抗辩成立；3）主张现有技术抗辩的判断应当采用相同侵权或等同侵权标准，当被控侵权技术与现有技术相同或等同时，抗辩成立。

        四、论现有技术抗辩应当采用相同或等同侵权的标准，并与创造性高度以及等同的范围相适应

        新颖性标准和创造性标准都不适合我国。如前所述，主张采用新颖性标准的学者以专利法第62条采用的“属于现有技术”的措辞作为论据，并不具有说服力。而相关司法解释的内容也与新颖性标准相差较远，“与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异”从语言上来说更接近于相同侵权和等同侵权的表述。此外，有学者还以新颖性标准比较客观、容易为技术背景薄弱的法官所掌握为理由，认为应当采用新颖性标准。对于这一个理由，笔者也不敢苟同。其一，上述理由有本末倒置之嫌，一条法律规定应当如何执行，首先应当从法理上进行探讨，而不能怎么方便怎么来，否则其结果可能跟我们想要达到的目标南辕北辙；其二，即使从可操作性上来说，新颖性标准并不见得比相同侵权、等同侵权的标准更易于掌握。虽然与等同侵权的标准相比，新颖性标准更加客观，但是法官毕竟不是审查员，法官接触更多的是侵权判断而不是新颖性、创造性判断，而地方中级人民法院的法官以及管理专利工作的部门的行政人员更是基本接触不到新颖性和创造性的判断。因此，法官和管理专利工作的部门的行政人员对于相同侵权和等同侵权的标准更加驾轻就熟。

        主张采用新颖性或创造性标准的学者强调现有技术抗辩对专利“不当授权”的纠正作用。他们认为，被授予专利权的技术方案应当相对于现有技术具备新颖性和创造性，因此，当相对于现有技术不具备新颖性或创造性的技术方案落入专利权的保护范围的时候，说明该专利权的授予不恰当，应当允许适用现有技术抗辩对这样的专利权进行限制和纠正。此外，该观点还有一个更有力的支持是，拥有先进的专利制度的美国采用的正是这一标准。笔者认为，现有技术抗辩并不能对“不当授权”起到纠正作用。在我国，侵权纠纷由法院或者管理专利工作的部门处理，而专利权的无效则由专利复审委员会审理，现有技术抗辩成功只能免除被告的侵权责任，并不必然导致涉案专利权的无效。关于美国的做法，实际上，美国专利法中不存在真正意义上的现有技术抗辩，因为美国专利法中的“现有技术抗辩”不适用于相同侵权，而只适用于等同侵权。适用于等同侵权的时候，其理论依据是专利权的保护范围不能通过等同原则覆盖至相对现有技术不具备创造性的技术方案，因此美国专利法中的“现有技术抗辩”实质上是对等同原则的一种限制。美国之所以如此操作，从理论上来说基于两点认识：一是美国法院认为等同原则应当以等同的范围具有可专利性为前提，因此要通过“现有技术抗辩”对等同原则进行必要的限制；二是当“现有技术抗辩”涉及相同侵权的时候，根据优势证据规则，被控侵权人只能在无效宣告程序中使用该现有技术证据。从实践层面上来说，美国法院有权在侵权诉讼中解决专利无效的问题，因此当“现有技术抗辩”涉及相同侵权的时候，被控侵权人可以直接对专利权提出无效宣告，更加彻底地解决问题。从专利法第62条的措辞来看，我国的现有技术抗辩是为了确保公众自由实施现有技术的权利，不但适用于等同侵权，也适用于相同侵权，不同于美国的仅用于对等同范围的限制；此外我国法院不具有处理专利有效性问题的权力，因此美国的做法不适合我国。

        如前所述，创造性高度适当是专利制度促进创新的保证，等同原则的适当应用可以为专利权人提供恰当的保护，而现有技术抗辩原则的合理适用则保证了公众自由使用现有技术的权利。创造性高度、等同的范围和现有技术抗辩三者是相互关联的，若一项技术落入授权恰当的一项专利的保护范围，同时根据现有技术抗辩的规则，其也落入现有技术的范围，则上述三者中至少有一项判断规则出了问题。美国在其专利法体系中很好地明确了这三者之间的关系，现有技术抗辩仅用于对专利权等同范围的限制，法律赋予专利权人的权利范围仅限于相对于现有技术有创造性的技术方案，除此以外的技术方案，无论其是否“属于”现有技术，公众都可以不经过专利权人的许可而实施。由此可见，美国不允许对相同侵权进行现有技术抗辩，表面上看似偏向专利权人，而实质上却是更加强调保护公众的利益。这也反映了美国专利制度由早期的注重保护专利权人的利益，发展到当下更加关注专利权人和公众之间利益均衡。利用现有技术抗辩对等同原则进行限制在我国专利制度中找不到依据，假想一项专利权文字限定的保护范围刚好落在创造性高度的“线上”，那么根据等同原则将其保护范围进行任何拓展，必然会覆盖到相对现有技术不具备创造性的技术方案。在这种情况下，如果对现有技术抗辩采用创造性标准，就会出现前述悖论，将存在一项技术落入授权恰当的该项专利的保护范围，同时根据现有技术抗辩的规则，其也落入现有技术的范围。这说明现有技术抗辩在我国的专利法体系中不宜采用创造性标准。而如果采用新颖性标准，则在现有技术抗辩范围与专利权的等同范围“之间”将存在较大的“无主区域”，该区域既不属于专利权的保护范围，也不是公众可以自由实施的范围。由于等同原则有一定的不确定性，公众对于能否实施该范围内的技术显然会心存疑虑。专利制度的终极目的之一是鼓励发明人创造新技术，最终转化为可自由实施的现有技术供公众实施，从而达到推动社会发展的目的。采用新颖性标准显然会过分缩小了公众可自由实施技术的范围，不利于最大限度地发挥专利制度的作用。而采用相同侵权或等同侵权的标准则不会产生上述问题。从法律的公正性上来说，在利用等同原则扩展专利权人的专利权范围同时，采用同样的规则扩展公众实施现有技术的范围，对于各方都是公平的。采用“全部技术特征”规则的等同原则，以及在“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”（实质上就相当于上述“全部技术特征”）指引下的现有技术抗辩原则，其扩展的范围显然都会小于用“三步法”判断非显而易见性的创造性高度（至少理论上如此），在维护公众实施现有技术的足够自由、给予专利权人充分保护的同时，确保了正确授权的专利权保护范围不会与现有技术抗辩范围相冲突。

        五、小结

        在我国目前的专利法体系中，现有技术抗辩采用新颖性标准或者创造性标准都是不合适的，而采用相同侵权或等同侵权的标准无论从法理上还是实际操作中都是比较好的选择。从创造性高度、等同的范围和现有技术抗辩三者之间的关系上来说，现有技术抗辩采用相同侵权或等同侵权的标准也能够避免产生现有技术抗辩范围与等同范围重叠的问题，在充分保护专利权人和公众权利的同时，最大化专利制度对社会经济发展的促进作用。

        参考文献：

        [1]雷艳珍，杨玉新.美国专利法中的现有技术抗辩[J].电子知识产权，2010（3）：64-68.

        [2]国家知识产权局专利局审查业务管理部.审查指南修订导读[M].北京：知识产权出版社，2006：159.

        [3]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011：599-607.

        [4]参见2001年6月公布的第十七条：专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围.等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的特征.

        [5]参见第五条：对于仅在说明书或附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持.

        [6]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2011；701.

        [7]翟文峰，张炳生.现有技术抗辩的对比标准[J].中国矿业大学学报（社会科学版），2010（3）：52-59.

        [8]程永顺.对专利侵权如何判断：关于执行几个问题的说明 专利侵权判定实务[M].北京：法律出版社，2002：20-21.

        [9]曹建明.全国法院知识产权审判工作座谈会暨优秀知识产权裁判文书颁奖会上的讲话[Z].2002.10.

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/57951bc453ea551810a6f524ccbff121dc36c507.html